elementos intangibles en tu negocio por los que tienes que velar: tu imagen, tu posicionamiento, la experiencia de tus clientes con tu servicio, etc. Sin embargo, seguramente hay otro tipo de cosas en las que al igual que otros muchos emprendedores, no has pensado y por lo que no estas velando, y es: ¿estoy protegiendo mi marca? La respuesta es clara: siempre. Además, en este nuevo artículo te expongo el caso de un cliente mío, Carlos Ríos, impulsor del concepto Realfooding Dietista-Nutricionista, profesor y divulgador que se caracteriza por desenmascaras los engaños de la industrial alimentaria con los ultraprocesados enmascarados como comida saludable y promueve la alimentación a base de comida real. Podrás ver una minientrevista con él contando su experiencia al tener que presentar una oposición porque ¡alguien había registrado su marca y no era él! ¿Preparado/a para conocer un aspecto no tan “visual” o “comunicativo” pero crucial para tu negocio? ¡Allá vamos!

Contenidos de este post

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA

Términos jurídicos que entender en primer lugar

Este tema puede llegar a ser muy muy complejo, sobre todo por terminología jurídica, pero voy a hacer lo posible, como siempre, en presentarte la información lo más sencilla y útil posible.

1. Propiedad industrial

La marca, tal y como la conocemos, es uno de los elementos que forman parte de la llamada propiedad industrial, que es una disciplina que ampara y defiende los signos distintivos utilizados por las empresas y autónomos en sus negocios. Una definición muy buena que nos dan los compañeros de la revista Gráffica, en su número 5, es la siguiente:

«La propiedad industrial es el conjunto de derechos exclusivos que protegen la actividad innovadora que se manifiesta en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños […] preserva las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.»

2. Derechos de autor

A la hora de crear una marca entre un diseñador y un cliente, entran en juego más elementos, como los derechos de autor, que se dividen en derechos morales y patrimoniales. Los derechos morales son aquellos que se le conceden a un autor por el simple hecho de crear de una obra literaria, artística, científica o didáctica, esté publicada o sea inédita. Estos derechos son irrenunciables y no se pueden transmitir, ceder o vender legalmente, mientras que los derechos patrimoniales están relacionados con la explotación de la obra y estos si pueden transmitirse o venderse legalmente tanto a personas físicas como jurídicas. Esta cesión se realiza mediante un contrato y la aceptación de los términos y condiciones. Son los derechos que permiten una compensación económica por el uso de las obras del titular por parte de otra persona o empresa. Cuando un diseñador genera una marca (el diseño de logotipo, la identidad, etc.), esta es siempre suya. Tiene unos derechos morales sobre ella que son irrenunciables y se vincula a una creación intelectual. Pero, para el que el cliente pueda usarla (explotarla económicamente), se ceden esos derechos al cliente mediante un contrato de cesión de derechos. Esto no quiere decir que la marca pase a ser del cliente, sino que el cliente es el único que puede explotarla económicamente.

3. Cesión de derechos

La cesión de derechos es la transferencia de uno o más derechos entre el titular de esos derechos y un tercero. En este caso, siempre se va a ceder la explotación, ya que como comentaba más arriba, los derechos morales son irrenunciables. Para que la cesión de derechos sea válida, debe de existir un contrato por escrito en el que se especifique las características de la explotación de dicho diseño.

4. Derecho de explotación

Son un conjunto de posibilidades para la explotación de un diseño y pueden ser: derechos exclusivos o de simple remuneración.

«Los derechos exclusivos permiten prohibir o autorizar los usos de la obra, ejercicio limitado al autor, con ciertas limitaciones que impone la ley […] destacan los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, al no poderse realizar sin la autorización del autor.»

Los derechos de simple remuneración son aquellos que permiten cobrar por ciertos usos de una obra, en los que no es necesaria la autorización expresa del autor, como por ejemplo, la copia privada. Los derechos de explotación pertenecen al autor durante toda su vida, y tras su muerte, a sus herederos durante 70 años más a partir del fallecimiento del autor. Mariana Eguaras explica la diferencia entre los derechos morales y patrimoniales y su explotación de una forma muy sencilla en un esquema, te invito a que lo consultes para más info.

5. Propiedad intelectual

La definición que nos da el propio Ministerio de Cultura en su web es la siguiente:

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión…) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación.

La propiedad intelectual abarca dos ramas: la propiedad industrial y el derecho de autor. La propiedad industrial comprende la creación de obras literarias, artísticas, científicas expresadas en cualquier medio, sin embargo, excluye la protección de los procedimientos, ideas, conceptos matemáticos, pero no la expresión de los mismos. Por así decirlo la propiedad industrial de una obra pertenece a su autor por simple hecho de haberla creado. No hay que confundir con el término “patente”, ya que estos reconoce al titular de una invención de forma exclusiva y excluyente, garantizando su protección por un máximo de 20 años. Bueno, hasta aquí te dejo una serie de términos que debemos de tener en cuenta en lo que te quiero explicar con respecto a la protección de tu marca. Todos ellos tiene que ver con este proceso del registro y el uso de una marca por parte de un cliente. Todo esto es importante verlo con anterioridad para comprender qué derechos tienes tu como cliente y explotador del diseño de la marca y qué derechos tiene el diseñador de la misma y por qué no porque sea la marca de tu negocio significa que sea tuya, siempre es del diseñador que la ha creado, aunque tu estes gozando temporalmente de su explotación. Para entendernos: tu eres el explotador económico de ese recurso mientras que el diseñador (o diseñadora, claro, vosotros me entendéis) es siempre el autor intelectual de ese diseño. El registro de los logotipos, por tanto, compete al interesado de la explotación, el cliente, ya que es el interesado de la explotación y el titular legal que debe de responder frente a la actividad de la marca.

Por qué deberías registrar tu marca

A través del registro se consigue que la propiedad industrial proporcione al titular de la explotación, no solo un derecho para esa explotación, sino que se obtiene algo mucho más importante: el derecho de exclusividad en el mercado sobre ese diseño y esa marca que el diseñador crea para un cliente. Entendemos exclusividad como algo que es único y que pertenece a alguien de forma excluyente con respecto a los demás. Es decir, un autor (diseñador) legalmente ya es dueño del diseño de la marca por el simple hecho de haberla creado pero tu no eres el/la “explotador/a” legalmente, aunque hayas firmado un contrato de cesión de derechos, si no está registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), ya que, a ojos de la ley, tu marca no está registrada y este organismo no puede proteger su uso ni a quién tenga el derecho exclusivo para explotarla. Registrar tu marca te pone además en una posición de titular frente a tus competidores y mediante la protección del diseño de la misma (el logotipo y sus elementos distintivos) se podrá impedir la presencia en el mercado de signos semejantes y confundibles. El registro de una marca tiene validez según el ámbito geográfico en el que se haga su registro. Si tu marca debe de actuar en el extranjero porque vendas productos fuera o tienes pensamiento de expandirte y constituir otras oficinas en otros países, obviamente te interesa registrarla de forma internacional, pero si no es tu pensamiento, entonces únicamente te interesa registrarla a nivel nacional. El derecho de exclusividad, por lo tanto, tiene una doble vertiente:

Proporciona la capacidad utilizar ese derecho en el mercado.
Permite poder actuar legalmente frente a terceros que copian el diseño o pretendan utilizar la marca.

Cuando una marca está registrada, la RAE la entiende como una marca inscrita en el registro competente y que goza de protección legal. Para que nos entendamos, tu marca ya podría llevar la típica “®” en tu logotipo. [dt_divider]

EL PROCESO DE REGISTRO

Para adquirir el derecho sobre una marca, es necesario proceder con su registro. Toda marca que se busca registrar debe de pasar por un procedimiento administrativo de registro, el cual está compuesto por las diferentes fases:

Instancia de solicitud
Publicación en los boletines oficiales, con el objeto de que terceros interesados puedan presentar una oposición a ese registro
Concesión o denegación de la marca.

Es en la instancia de la solicitud donde se recoge la representación gráfica de la marca para luego proceder a la reproducción y publicación en el boletín correspondiente, por parte de la administración pública, en este caso, la OEPM. Una vez allí, puede ser visualizada y conocida por terceros que puedan estar interesados en presentar una oposición a esa marca en base a un derecho anterior.

>>> En este hecho es donde cobra interés la experiencia de Carlos Ríos con Realfooding <<<

Por lo tanto, como ya sabes la legislación española solo protegerá tu marca ante posibles adversidades si la has registrado, ya que establece que “el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado”. Por lo tanto, aquí la ley es contundente al indicar que para que una empresa o persona sea propietaria de una marca es necesario llevar a cabo su registro, por lo tanto, se entiende que si no se registra, la marca no es propiedad de dicha empresa o persona. Este proceso es necesario hacerlo bien y saber en qué signos se pueden registrar y en qué clasificaciones, por lo que te aconsejo dejarlo en manos de terceros, hay muchas empresas que se dedican.

¿Qué signos pueden ser una marca registrada?

El objetivo de una marca es que el usuario pueda distinguir tus productos o servicios de los de tu competencia, a grandes rasgos, por lo que la función clave de la marca es identificar la procedencia u origen de tales servicios o productos. Todo mensaje perceptible por los sentidos de un usuario es una indicación para la identificación y constituir un signo de distinción de una marca. Sin embargo, no todo se puede registrar. Desde el punto de vista jurídico, los signos susceptibles de registro son los siguientes:

Las palabras o combinaciones de palabras:
Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos:
Las letras, las cifras y sus combinaciones:
Cualquier combinación de los signos anteriores:
Las formas tridimensionales que se incluyen en envoltorios, envases y presentación de la forma de un producto:
Los signos sonoros. Es algo más complejo pero se puede registrar es el caso de la sintonía de los teléfonos de Nokia.

¿Qué signos NO pueden ser una marca registrada?

La legislación considera unos supuestos como “prohibiciones absolutas” y son los siguientes:

Los nombres que carezcan de carácter distintivo:Se incluyen las denominaciones genéricas como expresiones de dominio público. Por ejemplo, no podrías registras la palabra “construcción”, “nutrición” o “TSD” para denominar a un técnico superior en dietética.Se consideran de dominio público y no se puede atribuir su utilización exclusiva a una sola persona.
Los nombres con vocablos descriptivos: Los indicativos de especie, calidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto, cantidad o la prestación del servicio u otra característica del producto o servicio.Por ejemplo, una panadería no podría registrar “Pan de pueblo”, “Pan de leña”, etc. O de otros sectores, “cosecha propia”, “producto natural”, etc.
Signos habituales en un sector concreto: La expresión “0,0” en las bebidas alcohólicas, por ejemplo.
Los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o la forma del producto, que son formas que vienen condicionadas por el propio producto y son obligatoriamente necesarias: “Yogur helado”, “Estudio de arquitectura”.
Contrarios a la ley y al orden público: obviamente creo que a nadie se le ocurriría registrar “los catetos de pueblo” o algo por el estilo.
Los que puedan inducir a error: Serían las marcas engañosas que pretenden atribuirse una propiedad que no corresponde con sus productos o servicios. Un caso sería los vocablos “olímpico”, “nacional”, “institucional” y cuyo caso podría dar lugar a error al asociarse con un organismo público o territorial.

Bueno, ahora ya sabes por qué debes registrar, cómo hacerlo y qué puedes registrar y qué no y espero que toda esta info te sea de mucha utilidad. Este procedimiento es muy importante para ganar en derechos y en seguridad en tu ejercicio profesional y la explotación comercial de tu marca. Imagínate venir usando por muchos años un nombre de marca y un diseño concreto, sin registrar. Hay muchas coincidencias en el mundo, no es por que haya personas que copien, como tal, pero en el mundo de las marcas, siempre hay coincidencias. Imagínate que tienes una tienda de ropa y que le has puesto un nombre recurrente (para colmo) y se llama “T-Viste” y su logo es una T con forma de vestido. Puedes llevarte la sorpresa de que veas una muy parecida que acaba de salir al mercado y digas “ostras, ¡pues quiero denunciar esta copia! ¡que yo estaba antes!”. Aunque tu lleves 3 o 4 años usando esa marca, si no la has registrado, legalmente estas perdido. Y si esa persona la ha registrado con anterioridad (como debe de ser) a ojos de la ley, quizá el que ha copiado eres tu. Tendrías que meterte en un proceso legal muy complejo (y costoso) para intentar demostrar que tu estabas explotando antes esa marca y sin saber siquiera si luego la ley te dará la razón. En consecuencia, un gasto de energías y de dinero muy innecesario por no haberlo hecho al principio, con la creación de la marca y haber pagado las tasas del registro en la OEPM. El registro es algo que debe de ser previo y con la suficiente anticipación en el tiempo cuando se lance un nuevo negocio y se dé publicidad para que todo tenga la debida protección jurídica. Es más difícil y complicado modificar algo que ya se está usando y que además supone unos gastos añadidos que dar unos pasos previos de registro y pagar unas tasas. Tomar medidas permite conocer las posibilidades y derechos jurídicos y evita costes innecesarios. [dt_divider]

Cuando el señor “x” registró el logo de Carlos Ríos como suyo

Un cliente mío, Carlos Ríos, conocido por su movimiento Realfooding, tuvo hace unas semanas que pasar por la presentación de oposición a un registro de marca. Todo empezó cuando un señor, a partir de ahora el Señor “X”, por causas que aún son desconocidas, decidió aprovechar que el logotipo de Realfooding no estaba registrado, para registrarlo como suyo, en noviembre de 2017.

Y oh, sorpresa, ¿sería una copia? ¿un plagio descarado? Pues no, era el propio logotipo de Realfooding, diseñado por mí:

SU POLLITO MI POLLITO ¡NUESTRO POLLITO! Yo desconocía que Carlos aún no había registrado su logo y me avisó de lo sucedido, y creo que cada uno estábamos al teléfono a cual más alucinando.

El descubrimiento de Carlos sucedió al ir a dar el paso para registrar Realfooding, más de un año después de estar utilizando la marca, cuando la persona encargada de comenzar con el registro fue a consultar el nombre de la marca en la OEPM y ¡sorpresa!, estaba registrado, pero no por Carlos. Rápidamente nos pusimos a trabajar en la recopilación del material para presentar una oposición a ese registro mediante un abogado especializado en registro de propiedad industrial en el que confió Carlos para este proceso. Por mi parte, como diseñadora, tuve que enviar cierta información a este abogado: archivos nativos, documentación, briefing, contrato de cesión de derechos de explotación del diseño, pruebas de que ese logotipo estaba en explotación por Carlos y publicado por mí desde diciembre de 2016, etc. Gracias a este proceso, actualmente en la OEPM Realfooding aparece así:

Sin embargo, esto nos ha hecho pensar, tanto a él como profesional como a mí, desde mi rol de diseñadora de marcas, en que nos equivocamos. Por norma general, pensamos que estos follones de plagios, copias y demás son cosas de las grandes marcas y nos confiamos en que nunca nos pasará, hasta que pasa. No sabemos por qué, pero puede haber alguien que tenga algo contra ti o envidie tu negocio y quiera aprovecharse de la situación e invertir un diseño (tontamente, claro) en registrar algo que no es suyo. En este caso, todo está a favor de Carlos, pero, ¿y si se te pasa el plazo para poner un recurso a ese registro? ¿y si has perdido el contacto con tu diseñador y no puedes facilitarle a un abogado documentación crucial para demostrar su autoría?

He aquí la importancia de registrar. Sin embargo, todos nos confiamos y dejamos estos trámites como un “gasto” que podemos hacer en otro momento y eso es un error. Os dejo por aquí una minientrevista con Carlos, que nos haga pensar a todos sobre la importancia de este asunto en base a una experiencia real (y reciente, encima).

Entrevista con Carlos Ríos sobre el registro de su marca

1. ¿Por qué crees, como emprendedor, que tenemos en mente al comenzar con nuestro proyecto, trabajar únicamente lo visual y no pensamos en respaldar legalmente cada acto comunicativo que estamos haciendo? Registro de marca, protección de datos para la web, etc.

Creo que los emprendedores que empezamos a desarrollar nuestra idea y a trabajar sobre ella en medios sociales, blog o cualquier medio, no solemos considerar este tipo de protección porque al principio no tenemos testada nuestra idea y entonces no invertimos esos recursos, que si lo pensamos, no son unos recursos muy altos. Por lo tanto, se junta el desconocimiento de la importancia de ese registro con el pensamiento de los inicios de no estar convencido de proteger esa idea porque aún no sabes cómo se va a ir desarrollando. Creo que es el tiempo el que hace que veas que esa idea está validada, al recibir buen feedback y estar dando buen rendimiento lo que hace que pases a querer protegerla y por lo tanto comenzar con el registro. Por lo tanto, eso sería, creo yo, el motivo, porque al principio se junta ese desconocimiento, esa poca motivación por no saber cómo va a resultar la idea y por lo tanto esa inversión económica del registro no la ves importante.

2. Con respecto al caso de Realfooding, en el que una tercera persona la registró como suya, ¿qué acciones has tenido que tomar para poner esa oposición al registro y comenzar a proteger tu proyecto?

Mis pasos fueron, en resumen, delegar en un especialista, en este caso, en un abogado especializado en el registro de marca. Más que nada porque el tiempo que tendría que invertir en solucionar este asunto no me compensaba, así que era mejor delegar en alguien que se encargase de todo y lo hiciese bien. Lo primero que me pidieron fue mi historia con mi marca: qué había publicado, en qué medios había salido, que material tenía, etc. Es decir, presentar una serie de pruebas para intentar certificar los derechos sobre esa marca. Por mi parte, tuve entonces que buscar publicaciones en las que el nombre Realfooding hubiese estado publicado en alguna nota de prensa, entregar los logotipos, enlaces de redes sociales, etc. Al fin y al cabo, demostrar que era el dueño de esa marca para que esa oposición a ese registro quede rechazado. Los registros de las marcas tienen un tiempo hasta su resolución en el que terceras personas pueden presentar una oposición a esos registros. Gracias a Dios, me di cuenta antes de que cumpliera ese tiempo. En el caso de que la OEPM no nos diese la razón, ya tendríamos que meternos en un proceso judicial para demostrar la autoría. Obviamente ahí se incrementan los costes, por el tema de trámites judiciales. La oposición me costó unos 150€ y con ella ya sería suficiente si se demuestra que ya se han hecho cosas antes con esa marca para demostrar mis derechos sobre ella.

3. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje con esta mala experiencia? Ya que ha quedado claro que hay gente dispuesta a cosas de este tipo para perjudicar a un profesional con un proyecto fuerte. ¿Crees que este desconocimiento sobre estos asuntos es generalizado? ¿Qué les dirías a otros emprendedores que están comenzando?

He aprendido que es cierto que si uno es emprendedor y estás creando tu empresa, trabajando tu idea y estás dedicando una inversión de tiempo y dinero, digamos que es importante que todo eso se proteja y tenga un respaldo, en el sentido del registro de la marca. Digamos que las personas que no la han registrado, ya sea porque es su propio nombre o porque están probando, no piensan que nadie lo quiera poseer o se lo intente quitar, porque no tendría sentido. Pero, es cierto que cuando vas ganando un poco de repercusión, sobre todo por el feedback de la gente, que te va conociendo, aquí es donde te das cuenta de que tienes que registrarlo porque hay mucha probabilidad de que cualquiera quiera tener tu marca y adueñarse de esa imagen. Obviamente, el coste de registrarlo en comparación con la tranquilidad de saber que ya esa idea es tuya y está protegida ante terceros, y olvidarte de problemas, yo creo que es una inversión obligatoria. Claro que, depende de cada uno y cómo monte cada uno su empresa, si le va a destinar mucho tiempo y recursos, lo normal es que lo tengas claro y lo registres, sin embargo, si estás probando o tienes dudas, lo normal o lo que vas a pensar es que no es necesario que la registres. Entonces, más o menos eso es lo que he aprendido. Nunca vas a pensar que nadie tenga esa mala fe de hacer eso, pero si es cierto que estas cosas pasan y el plagio está a la orden del día. Es mucha información compartida de forma gratuita, publicas contenidos que tienen que ver con tu propiedad intelectual porque es el mejor escaparate que tienes para tener visibilidad, pero también te expones a que cualquiera quiera aprovecharse de ello. La solución no es estar oculto, porque en ese caso nadie te conoce, tienes que ser visible, e incluso que quieran copiarte, porque lo estás haciendo bien, pero para protegerte de esa copia, lo que tienes que hacer es registrar tu marca y hacerla tuya, para que lo original siempre esté protegiendo frente a las copias.

¡Hasta aquí el artículo! Ya tenía ganas de tocar este tema y meterme en esos otros aspectos de las marcas y su gestión. Además, con la experiencia de lo sucedido con el logo de Realfooding, esa enseñanza debía de servir para algo y qué mejor que para ti que eres emprendedor y ya tienes tu proyecto o estas a las puertas de conseguirlo.

¿Tienes tu marca registrada? ¿Eres de los que aún está esperando para hacerlo? ¿Te gustaría que profundizase sobre algo?

Cuéntame tu opinión acerca de este tema y si te ha parecido interesante este aspecto de la protección de marca y, por supuesto, todas tus ideas, dudas o cuestiones. Si te gustaría que escribiese sobre algún tema en concreto, no dudes en decírmelo. ¡Te espero en los comentarios! 🙂